Se les aconseja a las partes que se relajen: las peleas de marcas más locas de la cultura pop
Nota: las citas de las cortes y de otras fuentes en inglés son traducciones libres. Las referencias se dejan en su forma original.
En 2002, una corte federal de apelaciones terminó la demanda de Mattel por la canción “Barbie Girl” del grupo Aqua con una sola línea: “Se les aconseja a las partes que se relajen”. Las dos partes perdieron. Mattel no pudo detener la canción, y la disquera perdió la contrademanda que había presentado porque Mattel llamó a la canción un “atraco”. (Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 908 (9th Cir. 2002).)
La mayoría de las peleas de marcas no terminan con un chiste. Terminan con un cambio de nombre forzado, un mercado perdido o años de facturas de abogados. Las Kardashian tuvieron que cambiarle el nombre a su línea de maquillaje después de que una corte determinó que una compañía de Florida ya era dueña del nombre. Una corte le prohibió a Burger King usar su propio nombre en un pueblo de Illinois. Y una compañía de juguetes para perros pasó doce años en la corte con Jack Daniel’s por una botella que chilla.
A continuación, vemos lo que estas peleas famosas enseñan sobre cómo proteger su marca antes de que otro lo obligue a hacerlo.
Cuando las marcas famosas se equivocan
Cuatro de estas peleas tienen raíces en Florida. Burger King nació en Jacksonville. La compañía de maquillaje que le ganó a las Kardashian es de aquí, y una segunda pelea por el nombre Kroma la decidió una corte federal en Orlando. La cuarta es entre dos universidades del condado Miami-Dade.
Las Kardashian contra una compañía de maquillaje de Florida
En 2012, Kim, Kourtney y Khloé Kardashian le prestaron sus nombres a una nueva línea de cosméticos llamada Khroma Beauty. El problema: una compañía de Florida llamada By Lee Tillett vendía maquillaje con el nombre Kroma desde 2004 y tenía una marca registrada a nivel federal. (Boldface Licensing + Branding v. By Lee Tillett, Inc., 940 F. Supp. 2d 1178, 1182 (C.D. Cal. 2013).)
Tillett envió una carta de cese y desista. La línea salió a nivel nacional de todas formas. Semanas después, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) se negó a registrar el nombre Khroma porque se parecía demasiado a Kroma. El lanzamiento siguió adelante. En 2013, una jueza federal bloqueó el nombre y fue directa sobre el porqué: “Boldface sin duda conocía los derechos de Tillett y aun así siguió adelante con el lanzamiento multimillonario de la línea de productos KHROMA BEAUTY”. La jueza señaló que “hasta una búsqueda superficial en la PTO debió haber” encontrado el registro de Tillett, y que la compañía siguió “sin inmutarse” a pesar de dos cartas de cese y desista, los rechazos de la oficina de marcas y unas negociaciones de acuerdo que fracasaron. (Id. at 1195.) Los productos pasaron a llamarse Kardashian Beauty.
Las propias hermanas dijeron que “no tenían conocimiento personal de la marca KROMA hasta que un sitio web de noticias de entretenimiento, TMZ, publicó un artículo sobre la posible infracción de las Kardashian”. (Kroma Makeup EU, LLC v. Boldface Licensing + Branding, Inc., 920 F.3d 704, 706 (11th Cir. 2019).) Esa cita viene de una secuela en Florida. El distribuidor europeo de Tillett demandó a las Kardashian en la corte federal de Orlando y perdió, porque su licencia le dejaba a Tillett “todos los derechos de propiedad y de defensa” de la marca. (Id. at 709.)
La lección: Cambiar una letra no salva un nombre que suena igual. Y si usted le da licencia a otro para usar su marca, el contrato decide quién tiene derecho a protegerla.
El pueblo de Illinois donde Burger King no es Burger King
Burger King “abrió el primer restaurante ‘Burger King’ en Jacksonville, Florida, en 1953” y se extendió por el sureste del país. Mientras tanto, en 1957, los Hoot, “que tenían un negocio de helados en Mattoon, Illinois, abrieron allí un restaurante ‘Burger King’”. Registraron el nombre con el Estado de Illinois en 1959, “sin conocimiento del uso previo de la misma marca por parte de los demandantes”. (Burger King of Fla., Inc. v. Hoots, 403 F.2d 904, 906 (7th Cir. 1968).)
La cadena llegó a Illinois en 1961 y obtuvo su registro federal ese mismo año. Las dos partes demandaron. En 1968, una corte federal de apelaciones dividió el estado. El registro federal de la cadena “les dio el derecho exclusivo de usar la marca en Illinois, excepto en el área del mercado de Mattoon, Illinois, donde los demandados, sin conocer el uso previo de los demandantes, de hecho usaron la marca antes del registro federal de los demandantes”. (Id.) El resultado dejó a los dos Burger King en “mercados suficientemente distintos y geográficamente separados para que la confusión del público se redujera al mínimo”. (Id. at 909.)
La lección: Registre temprano. Un registro federal protege su nombre en todo el país, pero no le puede quitar un pueblo a alguien que ya estaba usando el nombre allí.
Doce años por un juguete para perros
“Este caso trata de juguetes para perros y whiskey, dos cosas que rara vez aparecen en la misma oración”. Así abrió la jueza Kagan la opinión unánime de la Corte Suprema sobre Bad Spaniels, un juguete que chilla con forma de botella de Jack Daniel’s en el que “‘Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey’ se convierte en ‘The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet’”. Como lo dijo la Corte, “a la peticionaria Jack Daniel’s Properties no le hicieron gracia los chistes”. (Jack Daniel’s Props., Inc. v. VIP Prods. LLC, 599 U.S. 140, 144 (2023).)
VIP alegó que el juguete era una parodia protegida por la Primera Enmienda. La Corte no estuvo de acuerdo, al menos no como atajo. Cuando una compañía usa la marca de otro “para identificar el origen de sus propios productos”, “ha usado una marca como marca”, y “ese tipo de uso cae en el corazón del derecho de marcas y no recibe protección especial bajo la Primera Enmienda”. (Id. at 145.) La parodia todavía cuenta, solo que no como pase libre. La Corte devolvió el caso para decidir si era probable que los compradores se confundieran, y señaló que “no es tan probable que los consumidores piensen que el fabricante del producto del que se burlan es quien se está burlando”. (Id. at 153.)
De vuelta en Arizona, el juez de primera instancia determinó que los compradores no estaban confundidos, pero prohibió el juguete de todas formas por empañar la marca del whiskey. En agosto de 2026, el Noveno Circuito anuló esa orden en una opinión que empieza: “Un hombre entra a un bar”. (VIP Prods., LLC v. United States, 185 F.4th 919, 922 (9th Cir. 2026).) El perito de Jack Daniel’s había declarado que asociar cualquier comida o bebida con excremento provoca asco. La respuesta de la corte: “Pero Bad Spaniels es un juguete paródico para perros que no está hecho para el consumo humano”, y la opinión del perito era “pura conjetura”. (Id. at 932.)
La lección: VIP ganó el último round, pero le tomó doce años y un viaje a la Corte Suprema. La parodia puede ser una defensa. Solo que es una defensa cara de probar.
FIU contra la universidad de al lado
Florida International University es una de las universidades públicas más grandes del país, y tiene una marca federal registrada con su nombre. Florida National University es “una institución privada de educación superior con fines de lucro, con sede en Hialeah, Florida”, fundada en 1987 como Florida International Institute. Cuando se cambió el nombre a Florida International College, FIU la demandó, y la escuela aceptó llamarse Florida National College. Durante los siguientes 23 años las dos escuelas “coexistieron ‘muy pacíficamente’”. (Fla. Int’l Univ. Bd. of Trs. v. Fla. Nat’l Univ., Inc., 830 F.3d 1242, 1248 (11th Cir. 2016).)
Entonces, en 2012, Florida National College pasó a ser Florida National University. FIU demandó otra vez. Esta vez perdió, en una corte federal de Miami y de nuevo en apelación. El problema era lo concurrido del campo: “otras doce instituciones de educación superior en el estado de Florida usan tanto ‘Florida’ como ‘University’ en sus nombres (y las letras ‘F’ y ‘U’ en sus iniciales)”. (Id. at 1257-58.) Cinco de ellas tienen “nombres de tres palabras que se diferencian en una sola palabra, y siglas que se diferencian en una sola letra”. (Id. at 1258.) Cuando un nombre está en medio de un grupo así, “las pequeñas diferencias entre nombres pueden ser significativas, porque los consumidores ‘probablemente no confundirán a dos del grupo y quizás hayan aprendido a distinguir con cuidado uno del otro’”. (Id. at 1260 (quoting 2 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 11:85).) A FIU tampoco le ayudó que un campus de FNU queda a “menos de dos millas del campus principal de FIU”. (Id. at 1249.)
La lección: Un nombre descriptivo es difícil de proteger. Si su nombre está hecho de palabras comunes que su competencia también usa, un registro federal no va a impedir que alguien se le acerque.
Nueve años para ser dueño de su propio nombre
Hasta el atleta más famoso del mundo necesitó abogados para esta. En 2011, Lionel Messi solicitó registrar “MESSI” en la Unión Europea para ropa y equipo deportivo. El dueño de una marca española de ciclismo llamada “MASSI” se opuso, y la oficina de marcas de la Unión Europea le dio la razón: los nombres se veían y sonaban demasiado parecidos. Messi apeló en dos instancias, y en septiembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a su favor. Su fama era “uno de los factores pertinentes a efectos de apreciar el riesgo de confusión”, porque cambia la forma en que el público entiende el nombre. (Joined Cases C-449/18 P & C-474/18 P, EUIPO v. Messi Cuccittini (CJEU Sept. 17, 2020); Court of Justice of the European Union, Press Release No. 108/20 (Sept. 17, 2020).) Messi ganó el derecho a registrar su nombre nueve años después de haberlo solicitado. Hoy juega para el Inter Miami.
La lección: La fama puede ayudarle a ganar una pelea de marcas. Lo que no puede es hacerla corta.
Una cosa más: la factura falsa
Hay una trampa más pequeña esperando a cualquiera que presente una solicitud de marca. Una vez que usted la presenta, su nombre y su dirección se hacen públicos, y compañías con nombres como “Trademark Renewal Service” o “Patent and Trademark Bureau” empiezan a enviar por correo facturas que parecen cobros del gobierno. La página de alertas de la propia USPTO describe el patrón: nombres que suenan oficiales, “letra pequeña que explica que la compañía no es una agencia federal” y “una exigencia de acción o pago inmediato por algo que no se debe”. (U.S. Patent & Trademark Office, Recognizing Common Scams (last visited Nov. 2, 2026).) Algunos estafadores ahora llaman haciéndose pasar por examinadores de la USPTO, con el identificador de llamadas falsificado para que coincida.
Dos reglas separan lo real de lo falso. Los correos oficiales vienen de una dirección que termina en @uspto.gov. Y cada aviso oficial aparece en el expediente de su solicitud en el sistema TSDR de la USPTO. Como lo dice la USPTO: “Si no está en TSDR, no es una comunicación oficial”. (Id.) Si tiene dudas, llame a su abogado antes de pagarle a nadie.
Consejos prácticos para dueños de negocios
Busque antes de lanzar. La compañía detrás de Khroma Beauty habría encontrado el registro de Kroma con, en palabras de la jueza, “hasta una búsqueda superficial en la PTO”. (Boldface, 940 F. Supp. 2d at 1195.) Haga una búsqueda de disponibilidad antes de pagar por letreros, empaques o un sitio web, y pídale a alguien que revise los resultados buscando nombres parecidos, no solo nombres idénticos.
Registre a nivel federal, y hágalo temprano. Usar un nombre le da derechos solo donde usted de verdad hace negocios. El registro federal de Burger King le ganó todo el estado de Illinois, menos el único pueblo donde otro había llegado primero. (Burger King, 403 F.2d at 906.)
No conteste por su cuenta una carta de cese y desista. Algunas cartas exageran, y otras son el primer paso hacia una demanda. Boldface ignoró dos y perdió su marca. VIP contestó una con una demanda y pasó doce años en la corte. Pídale a un abogado que lea la carta y le diga cuál es su posición antes de responder.
Sobre la autora
Evelyn Manresa Lozano tiene un Juris Doctor de la University of Kansas School of Law y es Law Clerk de La Rosa Law, P.A., una firma de derecho comercial y litigios en el condado Miami-Dade, Florida.
Este artículo es solo para información general. No es asesoramiento legal, y leerlo no crea una relación abogado-cliente con La Rosa Law, P.A.
